該案件已被評(píng)為2019年上海法院知產(chǎn)司法保護(hù)十大案件及加強(qiáng)知產(chǎn)保護(hù)力度典型案件、上海市浦東新區(qū)人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)十佳案例。

案件概覽

這是一起在香港設(shè)立的空殼公司惡意搶注商標(biāo)并起訴美國(guó)企業(yè)商標(biāo)侵權(quán)以索取賠償?shù)陌讣１景冈嫱匾翱萍加邢薰荆ㄒ韵路Q(chēng)“原告”或“拓野科技”）由國(guó)內(nèi)個(gè)人“裴張龍”于2015年12月18日在香港注冊(cè)，無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及合法的經(jīng)營(yíng)地址。本案被告恩倍科微公司（以下稱(chēng)“被告”）于2010年成立于美國(guó)，自成立起即將Ambiq Micro注冊(cè)為企業(yè)名稱(chēng)并長(zhǎng)期持續(xù)投入實(shí)際使用，其Ambiq Micro品牌產(chǎn)品在半導(dǎo)體領(lǐng)域具有較高知名度和影響力。

原告公司在成立后當(dāng)月即向商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)在第九類(lèi)商品上的“Ambitmicro”商標(biāo)，商品范圍涵蓋“計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)設(shè)備；計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備”等。最終原告于2017年2月7日取得了“Ambitmicro”的商標(biāo)注冊(cè)，并旋即自2017年5月31日起持續(xù)向被告恩倍科微公司、被告的經(jīng)銷(xiāo)商、投資人大量發(fā)送侵權(quán)警告函。經(jīng)被告多次催告，原告不僅未撤回警告或提起訴訟，還持續(xù)擴(kuò)大范圍向被告及其關(guān)聯(lián)主體惡意發(fā)送警告函及騷擾郵件，甚至在函件中捏造被告某一經(jīng)銷(xiāo)商被行政處罰的情況。最終在企圖索賠未果的情況下，原告向上海市浦東新區(qū)人民法院提起侵害商標(biāo)權(quán)訴訟，要求被告停止侵權(quán)并索賠經(jīng)濟(jì)損失等費(fèi)用共計(jì)40萬(wàn)元。

本所律師作為本案被告一恩倍科微公司的代理人，認(rèn)真分析案情，尋找案件的突破口并精確擬定訴訟策略，認(rèn)真、廣泛、深入、細(xì)致地收集證據(jù)和開(kāi)展庭前閱卷，精心準(zhǔn)備訴訟材料、積極參加法院組織的多次舉證質(zhì)證工作。經(jīng)審理，一審法院認(rèn)定恩倍科微公司商標(biāo)先用權(quán)抗辯成立，并確認(rèn)原告的行為有違誠(chéng)實(shí)信用原則，依法駁回了原告的所有訴訟請(qǐng)求。

案件背景

被告成立于2010年，是一家專(zhuān)注于研發(fā)生產(chǎn)低功耗芯片產(chǎn)品的美國(guó)公司，早在2012年被告就在美國(guó)陸續(xù)申請(qǐng)了“Ambiq Micro”、“spot”、及”appollo”等商標(biāo)。其中，被告2013年4月30日在國(guó)際分類(lèi)第九類(lèi)上獲得商標(biāo)“Ambiq Micro”（美國(guó)注冊(cè)號(hào)4327655）注冊(cè)，指定商品涵蓋半導(dǎo)體器件等。

“Ambiq Micro”產(chǎn)品早在2010年就進(jìn)入包括中國(guó)大陸、香港及臺(tái)灣在內(nèi)的大中華區(qū)市場(chǎng)。經(jīng)銷(xiāo)商20余家，遍及中國(guó)上海、深圳、北京、大連、蘇州、南昌、香港、臺(tái)灣等地區(qū)，使用被告產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)廠商包括小米、華為、魅族、臺(tái)積電、廣東樂(lè)心醫(yī)療電子股份有限公司、泉州施耐德、Fossil集團(tuán)（Misfit 手環(huán)制造商）、等。在2016年的silicon60榜單上最值得關(guān)注的60家半導(dǎo)體新興企業(yè)中位列第二名。國(guó)內(nèi)外主流媒體對(duì)其品牌進(jìn)行了廣泛的報(bào)道和介紹，將其譽(yù)為電子行業(yè)里的領(lǐng)頭軍。

本案原告拓野科技于2015年12月18日在香港注冊(cè)，并無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)地址。原告于2017年2月7日在國(guó)際分類(lèi)第九類(lèi)上獲得商標(biāo)“Ambitmicro”（注冊(cè)號(hào)18766213）注冊(cè)。考慮到被告在業(yè)界的知名度，原告注冊(cè)與被告公司商標(biāo)及商號(hào)“Ambiq Micro”近似的商標(biāo)“Ambitmicro”系惡意搶注行為，原告在被告向商評(píng)委提起的無(wú)效爭(zhēng)議程序的答辯過(guò)程中也確認(rèn)其未在半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)品上使用“Ambitmicro”商標(biāo)。

原告持續(xù)惡意發(fā)送《警告函》及騷擾郵件，給被告的正常經(jīng)營(yíng)和商譽(yù)造成了嚴(yán)重的影響。期間，原告還不斷電話至本所以持續(xù)干擾被告正常經(jīng)營(yíng)為威脅暗示被告進(jìn)行和解。在企圖索賠未果的情況下，原告于2018年6月29日以被告未經(jīng)其許可在相同產(chǎn)品上使用近似商標(biāo)構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)為由，向上海市浦東新區(qū)人民法院提起訴訟，要求停止侵權(quán)并賠償損失。本案審理過(guò)程中，在代理律師團(tuán)隊(duì)的指導(dǎo)和努力下，被告收集并提交了大量證據(jù)證明，被告在原告注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)日之前就在包括中國(guó)在內(nèi)的世界范圍對(duì)其品牌和產(chǎn)品進(jìn)行廣泛的宣傳與推廣，在相關(guān)領(lǐng)域具有較高知名度，經(jīng)過(guò)法院多次開(kāi)展舉證質(zhì)證，最終法院認(rèn)定被告商標(biāo)先用權(quán)抗辯成立，且原告起訴具有不正當(dāng)目的，因此駁回了原告的全部訴訟請(qǐng)求。

案件難點(diǎn)

第一、拓野科技在2017年取得了第18766213號(hào)“Ambitmicro”商標(biāo)的注冊(cè)，其依法享有注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)。

第二、確認(rèn)不侵權(quán)之訴可提，但需要滿足特定條件，如提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴的原告需證明受到了來(lái)自于權(quán)利人關(guān)于起訴方涉嫌侵權(quán)行為的警告，在指定期限內(nèi)未采取其他進(jìn)一步措施使得原告的權(quán)利處于一種不穩(wěn)定的狀態(tài)。然而，即使上述條件能夠得到滿足，但由于本案雙方均為境外企業(yè)，在無(wú)內(nèi)地關(guān)聯(lián)主體予以配合的情況下，較難以此案由申請(qǐng)法院受理。

第三、產(chǎn)品流通過(guò)程復(fù)雜，舉證證明完整交易鏈困難。為了證明被告商標(biāo)在先使用具有一定知名度，我方承擔(dān)該商標(biāo)在先使用行為存在的舉證責(zé)任，但被告通過(guò)其經(jīng)銷(xiāo)商在中國(guó)進(jìn)項(xiàng)相關(guān)產(chǎn)品的宣傳銷(xiāo)售，整個(gè)交易鏈條較長(zhǎng)，涉及的主體較多，完整提交每個(gè)交易環(huán)節(jié)的全部交易材料存在一定難度。

訴訟策略

經(jīng)過(guò)我們的認(rèn)真分析，我們認(rèn)為本案的焦點(diǎn)問(wèn)題在于被告的商標(biāo)先用權(quán)抗辯是否成立。根據(jù)上述焦點(diǎn)，我們擬定了如下訴訟策略：

第一、為了證明被告對(duì)“Ambiq Micro”享有在先權(quán)利，我們從以下幾方面進(jìn)行了大量的舉證和充分論證：其一，被告成立于2010年，一直將“Ambiq Micro”作為其商標(biāo)、商號(hào)使用（2013年4月30日在美國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)“Ambiq Micro”商標(biāo)，指定優(yōu)先權(quán)日期為2012年3月15日）；其二、被告在2010年2月注冊(cè)域名“ambiqmicro.com”，并通過(guò)該網(wǎng)站向全世界展示、推廣、宣傳公司及其產(chǎn)品。2017年6月8日在中國(guó)成立子公司開(kāi)展業(yè)務(wù)。

第二、為了證明被告對(duì)“Ambiq Micro”使用在先并享有較高的知名度，我方提交了大量的專(zhuān)業(yè)媒體對(duì)于被告品牌及其產(chǎn)品的報(bào)道以及被告獲得的各種國(guó)際獎(jiǎng)項(xiàng)；我方還提供了被告與其大中華地區(qū)經(jīng)銷(xiāo)商的經(jīng)銷(xiāo)協(xié)議、商業(yè)票據(jù)、郵件往來(lái)。雖然交易鏈條較長(zhǎng)，部分證據(jù)存在瑕疵，但是相關(guān)證據(jù)已形成完整證據(jù)鏈，共同證明了交易事實(shí)的存在。

第三，為了證明原告惡意注冊(cè)商標(biāo)、濫用商標(biāo)權(quán)，妨礙被告的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，意圖敲詐被告，我方整理并提交了原告向被告及其銷(xiāo)售商發(fā)送的大量《警告函》，帶有警告威脅意味的《進(jìn)一步聲明》以及以暫停對(duì)被告及其商業(yè)伙伴和投資人進(jìn)行騷擾為條件，要挾被告提出“和解方案”。通過(guò)分析原告的行為，證明原告索賠沒(méi)有依據(jù)，其提起本案訴訟系一種浪費(fèi)司法資源的惡意訴訟行為。

典型意義

第一、本案判決維護(hù)了恩倍科微公司作為誠(chéng)信的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益，打擊了商標(biāo)惡意搶注、惡意訴訟的行為。恩倍科微公司的“Ambiq Micro”作為其顯著的商業(yè)標(biāo)識(shí)與知名商號(hào)，已在全球范圍內(nèi)使用多年，享有極高的知名度與商譽(yù)。如果被告的行為被認(rèn)定為侵權(quán)，其不僅將支付高額賠償款，而且將對(duì)其今后在中國(guó)的業(yè)務(wù)發(fā)展造成巨大的影響。因此，訴訟過(guò)程中本所代理律師積極開(kāi)展證據(jù)收集與舉證質(zhì)證工作，有效保障了客戶的商業(yè)利益以及品牌形象，實(shí)現(xiàn)了客戶利益最大化。

第二、從本案審理的全過(guò)程可以看出，人民法院審理復(fù)雜知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件的能力和水平日益提高。本案合議庭不僅通過(guò)組織多次質(zhì)證工作對(duì)被告在先品牌的知名度予以認(rèn)可，同時(shí)充分論證原告商標(biāo)注冊(cè)與惡意起訴的不正當(dāng)性，在同類(lèi)型案件的審理中并不多見(jiàn)，有力彰顯了人民法院公平正義和專(zhuān)業(yè)高效的職業(yè)操守。

第三、在中美貿(mào)易摩擦日趨嚴(yán)重的大背景之下，該案件的公正審理彰顯了中國(guó)司法對(duì)國(guó)際和國(guó)內(nèi)權(quán)利主體平等保護(hù)的態(tài)度，極大增強(qiáng)了與恩倍科微公司一樣的外國(guó)公司在華投資和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的信心，樹(shù)立了中國(guó)法官公正司法和專(zhuān)業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膰?guó)際形象。